REsp 1.929.811-RJ

Marcas compostas por elementos descritivos, evocativos ou sugestivos podem ser obrigadas a coexistir com outras de denominação semelhante. A questão litigiosa cinge-se a definir se há nulidade no registro das marcas "EXTRABOM" e "EXTRABOM SUPERMERCADOS", por semelhança com a marca de titularidade da autora (supermercados "Extra"), a fim de evitar confusão do consumidor, favorecendo, por conseguinte, o aproveitamento parasitário, ante a notoriedade da marca "EXTRA" no ramo de supermercado. Conforme dispõe o art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/1996, não são registráveis como marca a "reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia". A Lei de Propriedade Industrial visa, dessa forma, a garantir a observância do disposto no art. 5º, XXIX, da Constituição Federal, segundo o qual, "a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País". Esta Corte Superior possui o entendimento de que marcas compostas por elementos descritivos, evocativos ou sugestivos podem ser obrigadas a coexistir com outras de denominação semelhante. No caso do vocábulo "extra", tem-se a forma reduzida do adjetivo "extraordinário", e indica o que é incomum, que vai além das expectativas. O termo proporciona, portanto, uma ideia positiva, acresce uma qualidade superior ao substantivo ou adjetivo que o segue. A par desse aspecto, é possível encontrar no mercado uma grande quantidade de marcas com a palavra inicial "extra". Ao adotar como marca um prefixo evocativo, no caso sugestivo de algo que vai além do ordinário, indicativo de serviço ou produto com grandeza superior, o titular sujeita-se ao risco de conviver com outras marcas semelhantes, tendo em conta seu fraco cunho fantasioso, desprovido de originalidade, não sendo possível, por conseguinte, a apropriação, com exclusividade, da expressão "extra". O Ministro Luis Felipe Salomão ressaltou que "a questão acerca da confusão ou associação de marcas deve ser analisada, em regra, sob a perspectiva do homem médio (homus medius), ou seja, naquilo que o magistrado imagina da figura do ser humano dotado de inteligência e perspicácia inerente à maioria das pessoas integrantes da sociedade" (REsp n. 1.342.741/RJ, Quarta Turma, julgado em 05/5/2016, DJe 22/6/2016). Não obstante a semelhança na designação, a escrita e a fonética se diferenciam em razão do acréscimo do adjetivo "BOM", constante no fim da marca da recorrente, ocasionando uma sonoridade perceptivelmente distinta entre ambas, o que dificulta a indução do homem médio a erro. Por tudo isso, considerando não ser a autora proprietária exclusiva do prefixo "extra", nem haver circunstância apta a provocar erro por parte do público consumidor, deve ser mantido o registro no INPI das marcas "SUPERMERCADO EXTRABOM" e "EXTRABOM". Marcas compostas por elementos descritivos, evocativos ou sugestivos podem ser obrigadas a coexistir com outras marcas de denominação semelhante. A proteção marcária não garante exclusividade sobre expressões de baixo grau de distintividade , especialmente quando possuem caráter descritivo ou evocativo. O termo “extra”, por exemplo, transmite ideia de qualidade superior e é amplamente utilizado em diferentes marcas. Assim, o titular não pode impedir automaticamente o uso de expressão semelhante. Deve-se verificar se existe efetivo risco de confusão ou associação indevida pelo consumidor . No caso, a diferença entre “EXTRA” e “EXTRABOM” foi considerada suficiente para afastar esse risco.

Tese Jurídica Oficial

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