AgInt na AR 6.868-DF

Havendo, contra mesma ré, ação por uso indevido de marca, na Justiça Comum Estadual, e ação por nulidade de registro de marca, na Justiça Federal, não haverá coisa julgada. De início, ressalta-se que a garantia constitucional da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal) possui conceito e limites previstos, essencialmente, no CPC/2015, que em seu art. 503 estabelece o limite objetivo da coisa julgada afirmando incidir tão somente no que se refere à "questão principal expressamente decidida". No caso, na primeira ação ajuizada, entendeu-se pela ilegalidade no uso das marcas pela empresa ré, em demanda indenizatória e cominatória. Na segunda, ação de anulação de registro, cuja sentença foi objeto de ação rescisória, concluiu-se "pela legalidade do ato administrativo do INPI, que concedeu o registro à empresa ré". O reconhecimento da coisa julgada exige que os elementos da primeira demanda (partes, pedido e causa de pedir) se repitam na posterior, conforme expressa o art. 337 do CPC/2015. Analisando os elementos das demandas, percebe-se que não são idênticos, o que afasta a coisa julgada. Isso porque a primeira tinha como causa de pedir o princípio da exclusividade, bem como a prática de concorrência desleal. Os pedidos formulados foram para a ré "se abster definitivamente, de fabricar, comercializar ou utilizar, a qualquer título, produtos assinalados pelas marcas, bem como qualquer outra marca ou forma de apresentação, que se confunda com os produtos das empresas autoras, sob pena de pagamento de multa pecuniária diária e ser condenada a compor as perdas e danos patrimoniais, inclusive os lucros cessantes". A segunda demanda foi proposta pela mesma autora contra idêntica empresa e contra o Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI. E o pedido consistiu na nulidade do registro e na consequente suspensão dos efeitos de tal registro, e na abstenção de uso da marca pela primeira ré, nos termos do art. 173, parágrafo único, da Lei de Propriedade Industrial (LPI). Nota-se, portanto, que tanto a causa de pedir quanto o pedido formulado em ambas as demandas são diversos. A relação jurídica controvertida também é diferente. Sob esse enfoque, destaca-se que o pedido de abstenção de uso da marca pela empresa ré na ação de nulidade constituiu mera decorrência do suposto vício do registro. Daí que, julgado improcedente o pedido de nulidade do registro da marca da ré, também foi indeferido, como simples corolário, o requerimento de abstenção do uso de tal marca pela titular.

Tese Jurídica Oficial

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