REsp 2.061.199-RJ

Nos termos da CUP (Convenção da União de Paris), para se reconhecer a imprescritibilidade da ação de nulidade de registro de marca, é necessário demonstrar a notoriedade da marca e haver má-fé do registrador, decorrente do uso indevido, sendo relevante a análise do comportamento das partes para tal definição. Cinge-se a controvérsia sobre a necessidade de se considerar não somente a má-fé, mas também a notoriedade da marca, para fins de definir se é ou não imprescritível o pleito de nulidade do registro. Sobre a necessidade de se considerar ambos os elementos, para fins de dizer se é ou não imprescritível o referido pleito de nulidade, as duas Turmas que compõem a Segunda Seção já se manifestaram no sentido de que "a Lei n. 9279/96 (art. 174) estabelece a prescrição quinquenal para a pretensão de nulidade do registro, tendo a Convenção da União de Paris de 1883 - CUP (art. 6 bis, 3) excepcionado a regra ao determinar que não haverá prazo para se anular as marcas registradas com má-fé", consignando-se ainda que "(t)ratando-se de marca notória, em razão do amparo protetivo diferenciado da norma - para fins de imprescritibilidade da ação anulatória -, basta ao requerente a demonstração de que a marca reivindicada era notoriamente conhecida, ao tempo do registro indevido, para obter, em seu favor, a inversão do ônus da prova da má-fé em face do requerido, anterior registrador e, como reverso, a boa-fé do reivindicante" (REsp n. 1.306.335/RJ, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 16/5/2017). No caso, o Tribunal de origem, considerando as peculiaridades da espécie, deixou assente não estarem demonstrados os requisitos legais (CUP) para que fosse reconhecida a imprescritibilidade da pretensão das autoras de adjudicação ou nulidade de marcas. Assentou que, embora o signo seja reprodução ou imitação suscetível de produzir confusão de marca registrada em país signatário da CUP, a marca não era notória no Brasil, entre o público em geral, no início dos anos setenta, e considerou a peculiaridade de que a má-fé do grupo réu, ainda que constatada, tem sua eficácia, no caso em discussão, suspensa, durante os trinta longos anos em que as partes, autoras e rés, mantiveram relacionamento comercial harmônico. A má-fé foi, portanto, foi afastada pelas instâncias ordinárias, tendo em vista que as partes mantiveram um acordo comercial ao longo de trinta anos, não podendo, pois, as autoras, com tal comportamento, dele se beneficiarem. Assim, teria havido uma atuação contraditória com as pretensões deduzidas na presente ação, por terem as autoras, anteriormente, se relacionado por três décadas com os réus, auferindo, logicamente, lucro dessa relação empresarial, para, depois de tanto tempo assentindo, em última ratio, com a utilização da sua marca, postular a sua adjudicação ou, alternativamente, a nulidade dos registros efetivados pelos réus. O que a decisão na origem afirmou é que não pode alguém se beneficiar da má-fé da parte contrária, se com esta manteve relação contratual que lhe teria sido anuente e benéfica, justamente pelo lapso temporal em relação ao qual a referida má-fé é alegada para viabilizar a pretensão agora posta em juízo. O ordenamento jurídico repudia esse proceder contraditório, tendo o STJ inúmeros pronunciamentos sufragando a aplicação de vedação do venire contra factum proprio. Assim, não há como acolher a alegação de que a imprescritibilidade é objetiva e não comportaria análise do comportamento das partes acerca de tal questão, uma vez que má-fé é dolo, ou seja, vontade de agir, e tem total relação com o comportamento da parte, sendo certo que a má-fé é requisito expressamente previsto no art. 6º, bis, item 3, da CUP, ao dispor que: "(3) não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má fé". Nos termos da Convenção da União de Paris (CUP), para se reconhecer a imprescritibilidade da ação de nulidade de registro de marca, é necessário demonstrar a notoriedade da marca e a má-fé do registrador, decorrente do uso indevido, sendo relevante a análise do comportamento das partes para essa definição. A Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996), em seu art. 174, estabelece que a ação de nulidade do registro de marca prescreve em cinco anos. Contudo, a Convenção da União de Paris (CUP), incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, prevê uma exceção: quando o registro da marca tiver sido realizado de má-fé, não há prazo para requerer sua anulação. O STJ esclareceu que essa imprescritibilidade não decorre automaticamente da alegação de má-fé. Para a incidência da exceção prevista no art. 6º bis, item 3, da CUP, é necessário verificar dois requisitos: a notoriedade da marca e a existência de má-fé do registrador. Além disso, a Corte destacou que a má-fé não pode ser analisada de forma abstrata. Trata-se de elemento subjetivo ligado ao comportamento das partes ao longo da relação jurídica. Assim, o histórico da convivência comercial pode demonstrar que o titular da marca estrangeira anuiu, por longo período, ao uso do sinal distintivo pelo registrante, afastando a caracterização da má-fé necessária para tornar a ação imprescritível. No caso concreto, embora houvesse semelhança entre as marcas, o Tribunal de origem concluiu que a marca não era notoriamente conhecida no Brasil quando ocorreu o registro e, principalmente, que as partes mantiveram relacionamento comercial harmonioso durante aproximadamente trinta anos. Esse comportamento revelou concordância prática com a utilização da marca, tornando incompatível, décadas depois, a alegação de má-fé do registrador. O STJ entendeu que admitir a pretensão, nessas circunstâncias, violaria a boa-fé objetiva e a vedação ao venire contra factum proprium , pois ninguém pode beneficiar-se de comportamento contraditório após ter tolerado e obtido vantagens da situação durante longo período.

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