AgInt no REsp 1.878.735-RJ

O fato de uma marca estar sofrendo um processo de cancelamento (caducidade) não serve como justificativa válida para o seu dono deixar de pedir a renovação do registro. Continua sendo responsabilidade exclusiva do proprietário cumprir os prazos para manter os direitos sobre a marca ativos. A questão controvertida consiste na análise dos efeitos de decisões do procedimento administrativo de caducidade de marca, por alegado desuso pela titular, invocado por sociedade empresária interessada na marca, frente ao registro caducando, a fim de que se verifique a ocorrência, ou não, de justa causa para a ausência de requerimento de prorrogação do aludido registro, conforme dispõe o art. 133, §§ 1º e 2º, da Lei n. 9.279/1996. A discussão teve origem em procedimento administrativo de caducidade instaurado perante o INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) em face de registro da marca, sob a alegação de ausência de uso da marca por período superior a cinco anos. Em um primeiro momento, o pedido foi acolhido, com a declaração de caducidade do registro. Todavia, a titular interpôs recurso administrativo que, posteriormente, foi provido, restabelecendo a validade do registro e afastando a decretação de caducidade. Entretanto, durante a tramitação do procedimento administrativo e do respectivo recurso, a titular deixou de requerer a prorrogação do registro dentro do prazo legal, apesar de este permanecer vigente enquanto pendente o julgamento recursal. E, em razão dessa omissão, o INPI declarou a extinção do registro por falta de prorrogação, o que ensejou a discussão acerca da existência de justa causa para o descumprimento dessa obrigação, diante da pendência do procedimento de caducidade. Nesse contexto, estando em plena vigência o registro no curso do procedimento administrativo de caducidade, pois pendente de julgamento recurso com efeito suspensivo contra decisão que reconhecera a caducidade, era ônus do respectivo titular, caso fosse de seu interesse permanecer no gozo dos atributos do registro inicialmente concedido, praticar os atos tendentes à prorrogação, se já próximo do fim da proteção, conforme previsto no art. 133, §§ 1º e 2º, da Lei n. 9.279/1996. Por outro lado, o art. 221, § 1º, da referida Lei reputa como justa causa "o evento imprevisto, alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato". Assim, o trâmite de procedimento de caducidade não pode ser considerado um evento imprevisto, alheio à vontade da parte, que impedia a titular da marca de proceder aos atos necessários à prorrogação do seu registro, confirmando, assim, sua intenção de manter o uso de sua marca. Nessas condições, não há irregularidade ou ilegalidade no ato administrativo do INPI que declarou a extinção do registro da marca da autora por falta de requerimento de prorrogação do aludido registro no prazo legal. O fato de uma marca estar sofrendo um processo de cancelamento (caducidade) não serve como justificativa válida para o seu titular deixar de requerer a renovação do registro . Permanece sendo responsabilidade do proprietário observar os prazos legais para manter a proteção da marca. O STJ decidiu que a existência de um procedimento administrativo de caducidade perante o INPI não desobriga o titular da marca de requerer a prorrogação (renovação) do registro dentro do prazo previsto na Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996). No caso, o registro da marca estava sendo questionado por suposto desuso. Embora, inicialmente, o INPI tenha declarado a caducidade, a decisão ainda estava sujeita a recurso administrativo com efeito suspensivo , razão pela qual o registro permanecia válido durante a tramitação do procedimento. Mesmo assim, o titular deixou de pedir a renovação do registro. Posteriormente, o recurso administrativo foi provido, afastando a caducidade. Contudo, como o pedido de prorrogação não havia sido apresentado no prazo legal, o INPI declarou a extinção do registro . O STJ entendeu que essa extinção foi legítima. Segundo a Corte, a pendência do procedimento de caducidade não configura justa causa para o descumprimento do prazo de renovação, pois não se trata de evento imprevisível ou alheio à vontade do titular, nos termos do art. 221, § 1º, da Lei nº 9.279/1996. Assim, enquanto o registro permanece vigente, cabe ao titular praticar todos os atos necessários para preservar seus direitos, inclusive requerer sua renovação.

Tese Jurídica Oficial

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